Высший Арбитражный Суд изучил вопрос о защите прав на товарный знак и фирменное наименование при управлении доменными именами
8 декабря 2009 г. Президиум ВАС РФ вынес постановление по делу, возбужденному по иску, который ЗАО «ЛАД-М» предъявило к гражданину С., использовавшему в качестве доменных имен обозначения, сходные с товарными знаками и фирменным наименованием этого Общества. После вступления в силу части четвертой ГК РФ это первый случай, когда «доменное» дело дошло до Президиума ВАС РФ.
Дело ЗАО «Лад-М» комментирует представлявший интересы Общества в судах всех инстанций Антон СЕРГО – президент юридической фирмы «Интернет и Право», кандидат юридических наук.
– Антон Геннадьевич, как Вы, исходя из собственного практического опыта, оцениваете регулирование вопросов права интеллектуальной собственности в сфере использования доменных имен?
– Споры об использовании доменных имен, как и любые другие споры, касающиеся сферы интернет-технологий, – сравнительно новое явление в практике отечественных судов. Обычно «доменный» спор возникает в случае, когда кто-либо в качестве доменного имени использует обозначение, сходное с чужим товарным знаком или фирменным наименованием.
Как показывает анализ судебной практики, единый подход к разрешению таких дел пока не сложился, что в целом объясняется новизной данной категории споров, неполнотой законодательного регулирования в сфере интернет-технологий, а также отсутствием единообразия в толковании положений действующего законодательства.
В связи с этим противоречивость судебной практики вызвана, на мой взгляд, следующими причинами. Во-первых, отсутствие глубоко проработанной правовой базы вынуждает суды применять аналогию закона, а это не всегда уместно, если учитывать специфику рассматриваемых правоотношений. Во-вторых, суды недостаточно четко понимают особенности интернет-отношений и системы функционирования сети, а также принципы адресации в рамках системы доменных имен. В-третьих, «доменные» споры рассматриваются судами разного уровня и различной юрисдикции.
– Встречались ли в практике Президиум Высшего Арбитражного Суда подобные дела ранее?
– До вступления в силу части четвертой ГК РФ Президиум ВАС РФ пересматривал лишь два «доменных» дела: в 2001 г. – дело о доменном имени kodak.ru и в 2007 г. – дело о доменном имени denso.com.
–Расскажите, пожалуйста, о деле, которым Вы занимались. В чем конкретно заключалось нарушение прав ЗАО «Лад-М»?
– ЗАО «ЛАД-М», созданное в 1996 г., специализируется на производстве бумажной санитарно-гигиенической продукции и бумагоделательных машин. В 2004 и 2006 гг. на работавшего тогда в этой компании С. как на физическое лицо были зарегистрированы домены «lad-m.ru» и «ladm.ru». Позднее С. расстался с ЗАО «ЛАД-М», создал новую компанию – ООО «ЛАД-М», занимающуюся такой же деятельностью, что и ЗАО «ЛАД-М», и разместил интернет-сайт этой компании на принадлежащих ему доменах.
Тем временем ЗАО «ЛАД-М» для защиты средств своей индивидуализации приобрело права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» по 07 классу МКТУ «машины бумагоделательные». По мнению Общества, С. нарушил его исключительные права на фирменное наименование и на данные товарные знаки путем использования обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в представляющих собой транслитерацию этих обозначений доменных именах в российском сегменте сети Интернет.
В связи с этим в сентябре 2008 г. Общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании действий С. по администрированию доменных имен (то есть по управлению доменными именами) «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением своих прав на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и запрещении С. использовать обозначения, сходные с данными товарными знаками, в этих доменных именах; о признании действий С. по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением своих прав на фирменное наименование ЗАО «ЛАД-М» и запрещении С. использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием Общества, в этих доменных именах.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2008 г. в удовлетворении иска было отказано.
– На каком основании?
– Отказ был мотивирован тем, что С. использует не средства индивидуализации (наименование и товарные знаки) Общества, а фирменное наименование ООО «ЛАД-М», генеральным директором которого является.
Суд установил, что ЗАО «ЛАД-М» (LAD-M) было зарегистрировано в качестве юридического лица 5 декабря 1996 г. Оно приобрело исключительные права на товарные знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ». С. осуществляет администрирование доменного имени «ladm.ru» c 20 апреля 2004 г., а доменного имени «lad-m.ru» – c 2 мая 2006 г., что подтверждается сведениями информационного центра.
Поскольку регистрация спорных доменов была произведена С. задолго до регистрации за обществом товарных знаков с тождественными словесными обозначениями, суд пришел к выводу об отсутствии нарушений исключительных прав общества на товарные знаки. При этом суд сослался на подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Хотя какое отношение эта норма имеет к рассматриваемому иску, до сих пор остается загадкой.
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ использованием признается размещение товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, оказании услуг; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Суд не счел доказанным, что оспариваемые доменные имена сходны до степени смешения с товарными знаками истца и ассоциируются у потребителей непосредственно с деятельностью истца по предоставлению товаров и услуг, входящих в область охраны товарного знака. По мнению суда, С., как физическое лицо, не осуществляет какой-либо деятельности, в том числе сходной с деятельностью Общества, – предпринимательскую деятельность осуществляет ООО «Лад-М», генеральным директором которого является С.
Отказывая в удовлетворении иска в части нарушения прав общества на фирменное наименование, суд указал, что согласно п. 4 ст. 1474 ГК РФ право на фирменное наименование, принадлежащее юридическому лицу, может быть нарушено только другим юридическим лицом. По мнению суда, ст. 1474 ГК РФ не предусматривает предоставление правовой защиты от каких-либо действий физического лица, поскольку последнее не может обладать таким средством индивидуализации, как фирменное наименование. Впрочем, если задуматься, то физическое лицо, хотя и не может обладать правом на фирменное наименование, может тем не менее нарушать права его обладателя. Например, если бы я начал продавать валенки в палатке с вывеской «Адидас», суд, скорее всего, признал бы меня нарушителем прав на фирменное наименование.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2009 г. решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Кассационная инстанция – Федеральный арбитражный суд Московского округа – постановлением от 22 июня 2009 г. оставила судебные акты первой и второй инстанций без изменения.
– Когда общество, интересы которого Вы представляете, обратилось в Высший Арбитражный Суд РФ?
– Заявление о пересмотре в порядке надзора судебных актов первой, апелляционной и кассационной инстанций было подано 3 июля 2009 г. Согласно определению Коллегии Судей ВАС РФ от 28 сентября 2009 г. № ВАС-9833/09 эти акты были переданы в Президиум ВАС РФ.
В определении Коллегии от 28 сентября 2009 г. содержатся очень важные выводы.
Во-первых, ссылаясь на подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, суд первой инстанции не учел, что ГК РФ не относит право на доменное имя к категории исключительных прав. Поэтому при применении данной нормы суду кассационной инстанции следовало учесть п. 63 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.
Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Из материалов дела следует, что регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарных знаков или приобретении истцом прав на них суду не представлены. Поэтому с момента возникновения у истца исключительных прав на товарный знак его права подлежат защите, а ответчик, при отсутствии разрешения правообладателя на использование сходных до степени смешения доменных имен, обязан их использование прекратить.
Во-вторых, согласно ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. На территории Российской Федерации действует исключительное право на включенное в Единый государственный реестр юридических лиц фирменное наименование, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (ст. 1475 ГК РФ).
При этом защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, возникающее с момента государственной регистрации юридического лица, вне зависимости от того, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.
Указанные нормы права отвечают положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 г., предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять фирменные наименования. В силу ст. 8 Конвенции, участником которой Российская Федерация является с 1 июля 1995 г., фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Поскольку сходные до степени смешения с вспомогательной частью фирменного наименования истца доменные имена были зарегистрированы на имя гражданина С. позднее возникновения права истца на фирменное наименование, отказ судов в защите исключительного права истца неправомерен.
– Президиум ВАС согласился с доводами Коллегии?
– Да, Президиум постановил отменить судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций в части отказа в удовлетворении требований истца, касающихся его прав на фирменное наименование, признать действия С. по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением прав ЗАО «ЛАД-М» на фирменное наименование и запретить С. использовать эти доменные имена.
По моему мнению, постановление Президиума ВАС по делу ЗАО «ЛАД-М» может существенно повлиять на существующую судебную практику рассмотрения «доменных» споров.
Наша справка
Домен (фр. domaine) в общем смысле – область. Углублённое толкование этого термина – единица структуры.
Домен — определенная зона в системе доменных имён Интернет, выделенная владельцу домена (какой-либо стране, международной организации, региону, юридическому или физическому лицу) с целью обеспечить доступ к предоставляемой в Интернете информации, которая принадлежит владельцу домена. Здесь под доменом понимается группа ресурсов информационной сети, управляемых одним компьютером, или одной сетевой рабочей машиной, или сетевым узлом. Примеры доменов: .ru, .com, .org и т.д.
Доме?нное имя — символьное имя домена. Оно должно быть уникальным в рамках одного домена. Полное имя домена состоит из имён всех доменов, в которые он входит, разделённых точками. Например, полное имя ru.wikipedia.org. обозначает домен третьего уровня ru, который входит в домен второго уровня wikipedia, который входит в домен org, который входит в корневой домен. Доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме.
Источник: http://ru.wikipedia.org.
Беседовала Мария ПЕТЕЛИНА,
заместитель главного редактора «АГ»
"АГ" № 1, 2010
